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지식재산권 뉴스

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[특허법원 전속관할 위반 여부가 문제된 사건: 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다228906 판결]

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 ‘특허권 등의 지식재산권’)에 관한 민사본안사건은 전속관할 대상이다. 제1심은 서울중앙지방법원, 수원지방법원, 대전지방법원, 대구지방법원, 부산지방법원 및 광주지방법원의 전속관할로 하고 제2심은 특허법원의 전속관할로 한다. 특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는, 통상적으로 특허권 등의 지식재산권에 관한 분쟁의 심리ㆍ판단에 전문적인 지식이나 관련 기술 등에 대한 이해가 필요하므로 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다. 지식재산권에 관한 민사본안사건의 전속관할에 관한 대법원 판결로서, 대법원 2023. 12. 28. 선고 2023다277260 판결(손해배상청구)은 소액사건을 포함하여 제1심을 지방법원단독판사가 심판한 경우에도 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속함을 확인시켜 준 바 있다. 오늘 소개하는 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다228906 판결은 위약벌 청구의 소에 관한 것이다. 구체적으로, 원고와 피고 1 및 피고 2는 특허 관련 분쟁을 해결하기 위한 합의서를 작성하고, 진행 중인 등록무효심판청구 취하 또는 소취하 등을 하여 분쟁을 종결시켰다. 이후 원고는 피고들이 합의내용을 위반하였다고 주장하면서 본소로 피고들을 상대로 위약벌 지급을 청구하고, 피고 1은 원고가 합의내용을 위반하였다고 주장하면서 반소로 원고를 상대로 위약벌 지급을 청구하였다. 이에 대해 지방법원 단독판사가 제1심 판결을 선고하고, 지방법원 합의부가 제2심으로 심리하여 원심판결을 선고하였다. 이에 대해 대법원은 이 사건 본소와 반소의 심리 및 판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하므로 이 사건 본소와 반소는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하고 제2심은 특허법원의 전속관할에 속한다고 보았다. 이에 원심판결을 파기하고 특허법원으로 사건을 이송하였다. 특히 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요한지 여부에 대하여 대법원은 다음과 같이 판단하였다.    본소에 대하여, 피고들의 특정한 행위가 이 사건 합의서에서 금지하는 행위에 해당하는지 여부 등을 심리ㆍ판단할 필요가 있고, 이를 위해서는 이 사건 특허와                   관련한 등록무효심판, 심결취소소송, 권리범위 확인심판 등의 구체적인 내용과 결과, 이 사건 원고 신청기술과 원고의 특허발명 기술의 동일성 등을 종합적으로                 살펴보아야 한다.     반소에 대하여, 원고의 특정 행위가 이 사건 합의서에서 금지하는 행위에 해당하는지 여부 등을 심리ㆍ판단할 필요가 있고, 이를 위해서는 피고들의 특허발명                   기술의 구체적인 내용, 원고가 건설신기술 지정신청서에 피고들의 특허발명에 관한 허위사실을 기재하였는지 여부 등을 종합적으로 살펴보아야 한다.    본 대법원 판결은 분쟁의 실질에 비추어 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하다면, 이러한 사건을 지식재산권에                         관한 민사본안 사건으로 보고 특허법원의 전속관할 대상으로 한다는 것을 분명히 하였다는 점에서 의미가 있다.  

2024-12-06
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특허권이 무효로 되면 특허 실시 계약과 특허 실시금지 계약은 어떻게 되는가?

특허발명 실시금지 계약 체결 이후 해당 특허가 무효로 확정된 경우, 상기 계약을 둘러싼 법률 관계는 어떻게 될까? 특허권이 무효로 확정되는 경우 특허법에 의하여 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 그렇다면, 상대방이 해당 특허발명을 실시하였더라도 계약 위반도 없었던 것이 될까? 만약 상대방이 자신이 실시한 발명이 자유실시기술임을 입증할 수 있다면 실시금지 계약 위반이 아니게 되는 걸까? 우선 특허발명 실시계약 체결 이후 해당 특허가 무효로 확정된 때에 관한 대법원 판결들을 살펴보고, 이어서 앞서의 문제들에 대해 2024년 11월 20일에 선고된 최근 대법원 판결을 소개하겠다. 특허발명 실시계약 체결과 해당 특허의 무효(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666,42673 판결)    1.    특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약은 계약 체결 시부터 무효로 되는가?    특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 소정의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시     계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한, 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능     상태에 있었다고 볼 수는 없다. 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.     2.    특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 부당이득으로 반환할 의무가 있는가?    특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 원칙적으로(특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약       자체에 별도의 무효사유가 없는 한) 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간     에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.    이 판결 이후에 나온 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결은 같은 이유로, 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정된 경우, 특허권자는 원칙적으로       특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안의 특허실시료에 대한 지급을 청구할 수 있다고 하였다.    3.    특허발명 실시계약 체결 이후 계약 대상인 특허가 무효로 확정된 경우, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는가?    특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의       유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하     는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는     없다. 특허발명 실시금지계약 체결과 해당 특허의 무효(대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105 판결)    1.    특허발명 실시금지 계약이 해당 특허가 무효로 되면 상기 계약은 효력을 상실하는가?    특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 ‘특허발명 실시금지계약’이라 함)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로     확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불  능  상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터           특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다. 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른     특허발명 실시금지의무가    유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.    2.    특허발명 실시금지 계약 위반에 따른 손해배상청구에 대해 피고는 자신의 실시형태가 자유실시기술이라는 이유로 계약 위반이 아니라고 항변할 수 있는가?    계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다       고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시   금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다. 결론 특허발명 실시계약 및 실시금지계약에 대하여 대법원은 특허가 무효로 되더라도 이들 계약들이 계약 체결 시부터 무효로 되는 것은 아니라고 판단하였다.  따라서 특허발명 실시계약의 경우 특허무효가 확정 되기까지의 계약 기간에 대하여, 특허권자는 특허실시료 지급을 청구할 수 있고 해당 기간에 대해 이미 받은 특허실시료는 반환할 의무가 없다.  특허발명 불실시계약의 경우에는 특허무효가 확정 되기까지의 계약 기간 동안 특허발명을 실시한 상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있고 상대방은 이러한 청구에 대하여 자유기술의 항변을 할 수도 없다.

2024-12-05
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Patent Prosecution Highway (PPH) now available between Korea and France

Following an MOU between the Korean Intellectual Property Office (KIPO) and France’s National Institute of Industrial Property (INPI) signed during the World Intellectual Property Organization General Assembly held in Geneva, Switzerland in July earlier this year, the Patent Prosecution Highway (PPH) program between Korea and France has become effective as of September 1, 2022.   From this date onwards, applicants may request KIPO to conduct preferential examination based on INPI work products provided the normal requirements are met, namely:   The KIPO application and the application forming the basis of the PPH request must have the same “earliest date” The INPI application must have one or more claims determined by INPI to be patentable/allowable The claims in the KIPO application must correspond (or be amended to correspond) sufficiently to the claim(s) determined by INPI to be patentable/allowable A request for examination must have been filed with KIPO by the applicant before, or together with, the PPH request There must be no first office action issued against the KIPO application at the time of filing the PPH request   According to KIPO’s 2021 statistics France ranked fifth in terms of the number of patent applications filed by foreign applicants in Korea, so this development should be welcomed by French applicants. (For reference Korea already has PPH agreements in place with the four preceding countries in the list, namely the US, Japan, China and Germany). Vice versa, Korean applicants — who rank fourth among INPI applicants from outside of Europe — will also be able to benefit from accelerated examination of their French applications based on KIPO work products.   By utilizing the PPH program, applicants can typically expect to receive a first office action from KIPO within 2-5 months of filing the request for preferential examination, instead of the typical 12-15 months for standard applications.   The agreement between KIPO and INPI is formally a three-year pilot program ending August 31, 2025, with the offices to decide whether and how to fully implement the program after the trial period based on evaluation of its results.   Written by Jonathan MASTERS

2022-09-13
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